Registrazione marchio - FAQ

Studio legale Madesani 

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Domande e risposte sulla registrazione dei marchi 

Domande e Risposte

Chi può richiedere la registrazione di un marchio?

I soggetti legittimati a registrare un marchio.

Sapevate che il deposito della domanda di registrazione di un marchio non è riservata esclusivamente alle imprese o ai possessori dipartita IVA?

La legge concede questa facoltà a chiunque intenda usare o dare in licenza un marchio: aziende, privati, persone giuridiche pubbliche (ad esempio amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, comprese le università, ecc.) o private ( ad esempio società, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi).

Chi può depositare la domanda di registrazione di un marchio?

Perché affidarsi a dei professionisti.

La domanda di registrazione di un marchio può essere presentata direttamente dal suo titolare oppure da specifiche figure professionali a cui la legge riconosce tale potere: l’avvocato o il Mandatario iscritto all’albo dei consulenti in proprietà industriale.

In ogni caso, è sempre meglio affidare le operazioni di deposito a dei professionisti qualificati in grado di verificare preliminarmente se il segno che vi proponete di registrare sia conforme ai requisiti richiesti dalla legge ai fini della valida registrazione del marchio.

La carenza dei requisiti imposti dalla legge ostacola la corretta registrazione del marchio e ne compromette la validità.

Non rischiare! Affidati allo Studio Legale Madesani.

L’iscrizione all’albo degli Avvocati ci consente di poter assistere i nostri clienti anche dinanzi ai tribunali, attività preclusa ai consulenti marchi.

Marchio verbale o marchio figurativo, quale scegliere?

Nel momento in cui si decide di depositare una domanda di registrazione di un marchio è bene valutare preliminarmente se depositare un marchio verbale o figurativo.

Il marchio verbale è costituito da solo testo senza alcuna caratterizzazione grafica.
Nel caso in cui la parola/termine scelto possieda di per sé una forte capacità distintiva rispetto al prodotto e/o servizio che andrà a contraddistinguere, allora si potrà procedere al semplice deposito della parola/termine scelto in caratteri standard e ciò impedirà ai terzi di riprodurlo in qualsiasi veste grafica.

Se invece il parola/ termine scelto è, di per sé, debole, la scelta più prudente sarà depositarlo come marchio figurativo ed abbinare un'immagine, un logo e/o connotarlo con una veste grafica particolare. In questo modo, il marchio verrà dotato di una maggiore capacità distintiva.

Il marchio figurativo viene spesso scelto perché dotato di caratterizzazione grafica i consumatori sono in grado di associarlo in modo immediato all’azienda che rappresenta.

Infine, si può ritenere che per garantire una massima protezione al proprio marchio è possibile depositare al contempo sia la forma verbale che quella figurativa. Così facendo, seppur si dovranno sostenere i costi di un doppio deposito è pur vero che se anche nel tempo gli elementi grafici del marchio dovessero subire modifiche, la protezione verbale rimarrà comunque immutata.

Il marchio “Coca-cola” rappresenta un caso emblematico, in quanto viene considerato innovativo limitatamente al termine “Coca” mentre la parola “Cola”, che si riferisce ad un ingrediente, è considerata debole e questo ha consentito a molte altre aziende di utilizzare il termine “Cola” in modo del tutto lecito.

Tuttavia il marchio “Coca-cola” è stato però protetto anche come marchio figurativo nella sua parte grafica che essendo fortemente caratterizzata ne impedisce la riproduzione da parte di terzi.

Posso registrare come marchio delle parole straniere?

Non è vietato depositare una domanda di registrazione di un marchio costituito interamente o in parte da parole straniere, a patto che si tratti di termini dotati di capacità distintiva.

Il termine, benché straniero, deve in ogni caso rispettare i requisiti necessari per la valida registrazione del marchio e quindi ad esempio non deve essere descrittivo del prodotto o del servizio, ovvero essere identico o simile ad altri segni anteriori su cui terzi abbiano acquisito dei diritti anteriori.

All’atto del deposito della domanda di registrazione è sempre bene fornire una traduzione in italiano del termine scelto.

Posso registrare come marchio un nome geografico?

Bisogna prestare molta attenzione quando si decide di depositare la domanda di registrazione di un marchio contenente un nome geografico (toponimo) di una città, regione, paese, fiume ecc.

Un marchio geografico è considerato “forte” ed è valido solo quando non ha alcun legame concettuale con i prodotti e/o servizi contraddistinti e viene quindi utilizzato come un’espressione di fantasia ed essere percepita come tale dal consumatore. Si pensi, ad esempio, al marchio CAPRI per sigarette, in cui l’isola di Capri non è certo rinomata per la produzione di tabacco. Quindi l’accostamento del nome geografico alle sigarette è stato concepito in modo fantasioso.

E’ invece nullo il marchio geografico costituito esclusivamente da indicazioni descrittive della provenienza geografica del prodotto o del servizio contraddistinti. Questo perché la legge vuole impedire che un singolo imprenditore possa acquisire, tramite la registrazione del marchio, l’uso esclusivo di termini geografici che devono poter essere utilizzati liberamente da tutti coloro che offrono lo stesso prodotto o servizio: un esempio immediato è dato dal nome geografico della città di Parma in relazione al prosciutto crudo di Parma.

Per concludere, il divieto di utilizzo del nome geografico nella registrazione del marchio ricorre solo nei casi in cui il marchio stesso risulti composto esclusivamente dal nome geografico. Infatti nel caso dei marchi complessi, l’utilizzo del nome geografico è consentito quando è accostato ad altri termini di fantasia, purché l’indicazione geografica sia conforme al principio di verità.

Posso registrare un marchio senza averlo utilizzato prima?

La domanda di registrazione del marchio può essere depositata prima di averlo utilizzato, tuttavia in alcuni paesi (ad es. il Canada o gli Stati Uniti) il richiedente deve fornire la prova documentale del preuso del marchio.

 

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Avv. Simona Madesani

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